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亚马逊美国站点商标注册及品牌备案介绍

发布日期:2022-07-05  浏览次数:   信息来源:平克曼跨境

 一、亚马逊美国站电商申请美国商标注册的必要性

  (一)申请美国商标注册是进行亚马逊品牌备案的必要前提

  近年来亚马逊不断推进品牌化,其要求入驻平台美国站的卖家申请美国商标注册并在亚马逊平台进行品牌备案,以达到品牌打造、品牌分析以及品牌保护的目的。卖家进行品牌备案后可以有效地锁定链接、防止他人随意跟卖这一恶性行为,且可以获得更多的平台经营权限以提高产品的销量和排名,如设立品牌旗舰店等。

  2020年年底,亚马逊美国站开放了在获得商标受理通知书后以申请中的商标(以下简称为“TM标”)进行品牌备案的申请,即电商可以使用TM标进行亚马逊品牌备案或直接使用获得的商标注册证书(以下简称为“R标”)进行亚马逊品牌备案。TM标品牌备案是亚马逊提供给有品牌发展意向的电商可优先享用平台部分权益的一种福利方式。若后续商标注册成功,TM标品牌备案可转化为R标品牌备案;若后续商标注册失败,则TM标的品牌备案将被取消或一直停留为该状态。

  TM标与R标备案后的品牌权限不同,R标备案比TM标备案拥有更全面的品牌保护权限,如自动品牌保护、举报侵权行为等。主要对比如下:

亚马逊TM&R商标备案功能对比

  因此对于亚马逊电商而言,在开拓美国站市场之前先完成美国商标注册申请,是成功开拓美国市场的关键一步,也是实现品牌保护的重要前提。

  (二)申请美国商标注册是防范商标侵权风险的重要举措

  近年来,深圳企业涉美国商标诉讼案件数量呈现增长趋势,连续五年在深圳企业涉诉的美国商标诉讼案件中,有95%以上的深圳企业均作为被告,其中绝大部分为跨境电商中小型企业,这些跨境电商,大多由于涉及的知识产权受地域性保护的限制,再加之知识产权保护意识淡薄、管理制度较不完善等原因,导致其在经营过程中可能侵犯他人商标权利,从而卷入侵权纠纷,遭受包括但不限于如下所列出的不利影响:

  1.被诉商标侵权所带来的不利影响

  若亚马逊美国站电商在没有注册商标的情况下随意销售附带他人商标权属的产品,可能造成自身被诉侵权,美国法院在不通知电商的情况下即可发布临时限制令冻结电商的亚马逊账户资金,亚马逊电商需要耗费大量的时间与金钱来处理纠纷。若法院判决侵权成立,电商除了需要执行判决书要求的高昂的判赔额之外,还可能被下发永久禁止令,甚至可能导致店铺关停的严重后果。同时,原告还可能根据判决书将其能够查询到的所有关联收款账户予以限制,这对亚马逊电商的整体经营产生巨大影响。

  2.不注册商标对自有品牌保护的不利影响

  电商在亚马逊美国站经营时,若不申请美国商标注册,一是不能适应亚马逊的品牌化政策进行品牌备案,无法通过平台有力打击制止其他商家的侵权行为;二是不利于自身在经营过程中对自有品牌的打造和长远发展,面对他人侵权行为时缺乏有力的法律武器。

  因此,随着美国商标诉讼风险日益增加,注册美国商标成为跨境电商防范商标侵权纠纷的重要举措,积极申请注册美国商标以保护自主品牌十分必要。


  二、亚马逊美国站电商申请注册美国商标的方式及流程

  亚马逊美国站电商可选择的申请注册美国商标的方式主要包含单一国家注册和马德里商标国际注册指定美国。

  对于亚马逊美国站电商而言,采用单一国家注册的方式最快可在一个工作日内获得美国商标申请号后以TM标进行亚马逊品牌备案,而采用马德里商标国际注册指定美国方式最快也需要2-3个月才能获取美国商标申请号。因此出于快捷性的考虑,大多数电商优先选择采用单一国家注册的方式进行美国商标注册。本部分将重点介绍单一国家注册方式,并将其与马德里商标国际注册指定美国的方式进行对比,以供亚马逊美国站电商参考。

  (一)单一国家注册方式

  单一国家注册指申请人直接向美国专利商标局(USPTO)提交注册申请的方式进行商标注册保护。

  1.申请主体

  依据美国商标法规定,商标注册申请人可以是任何国家或地区的企业、事业单位、社会团体、商业者、自然人。

  需要注意的是,2019年7月2日,为减少境外申请人提交不合法申请,USPTO宣布了一项新规定,要求所有外国申请人必须由一名获得美国执业许可的代理律师处理其在美国的商标业务[1]。因此对于我国在开拓亚马逊美国站的跨境电商而言,我国企业及个人进行美国商标注册申请业务时必须委托持有美国执业资格的律师。

  2.申请类型

  美国联邦商标法 (The Lanham Act)第15条规定[2], 任何符合要求的“文字、名称、符号、图案或组合”都可以注册为商品或服务标志。按照商标表现形式主要分为文字、图形/设计商标、声音商标和三维立体商标,文字和图形为常见商标类型。

  3.申请基础

  申请人直接向USPTO提交申请时,必须选择商标的申请基础,即Filing Bases[3]。美国商标注册申请的“基础”是美国商标法所规定的法律基础。以下是四种基础和要求:

  申请基础

  要求

  已使用

  Use in commerce under section 1(a) of the Act.

  提交申请时,商标已在美国使用。需提供商标在美国及全球实际投入商业使用的时间及相关证据。根据目前的审查情况,USPTO对于中国申请人使用证据的审查非常严格。

  意向使用

  Intent-to-use under section 1(b) of the Act.

  提交申请时,商标尚未在美国实际投入商业使用。但是申请人在商标申请日之后有将商标在美国进行商业使用的真实意图。申请时无需提交使用证据,但申请通过实质审查后,需提供相应商标使用证据,否则将视为放弃相关申请。

  基于国内注册基础

  Registration of a mark in a foreign applicant’s country of origin   under section 44(e) of the Act.

  基于在中国的商标注册证,向USPTO提交申请。商标图样及申请人信息需要与国内注册完全一致,商品/服务项目需在国内注册证的保护范围内。此申请基础,不需要提供商标使用证据。

  基于优先权申请

  Claim of priority, based upon an earlier-filed foreign   application, under section 44(d) of the Act.

  在6个月优先权日内,基于国外申请向USPTO提交申请。待初审审查通过后,再提交基础商标的注册证。若外国基础商标还未核准注册,则需提供商标使用证据。

  其中,“已使用”和“意向使用”为亚马逊美国站电商较常用的商标注册申请基础,其提交使用证据的时间节点不同。具体流程差异可参考下图:


  美国商标注册流程


  4.申请费用[4]

  美国商标注册的费用主要由两部分组成,包括USPTO收取的官费和律师代理费。商标官费在一定期限内是固定的,而代理费会根据代理方收取标准、选择的套餐不同而存在差异。比如已使用的商标申请官费大约350美元/每类;意向使用的商标申请官费大约450美元/每类。使用线上方式申请商标注册所涉及的费用(不包含代理费),如下图所示:

  美国商标申请相关官费

  项目编号

  项目名称

  官费(美元)

  2.6(a)(1)(iii)

  通过填写USPTO标准表格(TEAS Standard)递交商标申请(Trademark  Application)

  350/类

  2.6(a)(1)(iv)

  通过填写USPTO最简级表格(TEAS  Plus Form)递交商标申请(Trademark   Application)

  250/类

  2.6(a)(1)(v)

  商标修正费用(针对未使用商标)

  100/类

  2.6(a)(2)(i)-(ii)

  商标使用修正(针对已使用商标)

  100/类

  2.6(a)(3)(i)-(ii)

  递交商标使用声明(Statement  of   Use)

  100/类

  2.6(a)(4)(i)-(ii)

  递交商标使用说明延期六个月请求(Request    for 6-month Extension)

  125/类/次

  2.6(a)(19)(i)-(ii)

  请求分割申请

  100/类

  5.申请流程

  入驻亚马逊美国站的商标注册从递交申请到获准注册总共所需的时间,在无异议的情况下约为8-12个月,主要分为以下六个阶段:

  (1)商标查询[5]阶段

  如果发现类似或相同的商标,并且该商标受到商标申请中指定的类似/相同商品或服务的保护,则申请可能会被驳回。因此在提交申请前做好商标查询,可以增加商标注册成功的机率。

  (2)申请提交阶段

  申请人直接向USPTO提交商标注册申请,若申请材料符合要求,USPTO会在1至10个工作日内下发商标受理通知书并分配申请号,申请人可以通过TSDR(Trademark Status and Document Retrieval)系统查询申请情况或者电话咨询(1-800-786-9199)其商标状态。

  亚马逊美国站的电商在获得商标受理通知书后可以使用TM标进行亚马逊品牌备案。

  (3)商标审查阶段

  如果申请人的资料符合要求,USPTO会将材料分配给审查员进一步审查,以确定申请人的商标申请是否符合联邦法律的要求。审查周期3-6个月,如未发现驳回理由,商标进入公告阶段/提供使用证据阶段。

  (4)审查意见阶段

  如USPTO在商标审查过程中,发现存在驳回理由的,会发出审查意见通知书。官方意见发出之日起有6个月答复期,申请人必须在答复期内针对前述官方意见进行答复,否则会被视为放弃申请。答复通过后,USPTO将安排公告;如答复未通过,USPTO会再次发出审查意见,申请人再有6个月的答复期限。若申请人放弃答复,USPTO将发出最终驳回意见。若申请人答复未通过,审查员有可能会再次给予期限答复或发出最终驳回意见。通常情况下,审查员会有2-5次的审查意见发出机会,具体以审查员的个案审查情况为准。

  (5)公告异议阶段

  审查通过后,USPTO会对拟注册商标进行公告,该公告在USPTO的官网刊登,每周进行更新。公告期为30天,对商标有异议的,应在30天内向USPTO提出异议申请。USPTO将在2个月内对异议进行审核,异议不成立的将进入下一阶段。

  (6)登记注册阶段

  若无第三方异议或异议不成立,在商标公告期结束后,USPTO将核准注册该商标并颁发注册证书。

  亚马逊美国站的电商在获取商标注册证书后可在亚马逊将之前已进行品牌备案的TM标转化为R标,或直接进行R标品牌备案,以获取更全面的品牌权限。

  (二)马德里商标国际注册指定美国方式

  如前所述,拟入驻亚马逊美国站的电商可以通过直接向USPTO申请注册的方式进行商标注册保护,也可以通过马德里国际注册方式将保护延伸至美国。以下为两种申请方式主要阶段的时长对比:

  申请方式

  直接向USPTO递申请

  通过马德里注册指定美国

  受理需时

  1-10个工作日左右

  6-10个月左右收到马德里国际注册证

  注册需时

  8-10个月(以顺利核准计算)

  12-18个月(以顺利核准计算)

  注册时效

  10年,期满前6个月可以续展(直接向USPTO提交续展申请并提交9-10年使用证据)

  10年,国际注册证期满前3个月可以续展(向国际局提交续展申请),但提交续展申请后,需自指定美国的注册日期起的9-10年内提交使用证据

  (注:依照美国商标法特别规定,美国注册商标权利人需在商标注册之日起的5-6年内提交符合要求的使用证据后,才可维持商标权利)

  除此之外,两者还有以下主要区别:

  1.只有申请人原属国为马德里协定缔约方或马德里议定书缔约方的成员国,才能通过马德里国际商标注册的途径指定美国商标注册。值得注意的是,香港、澳门特别行政区的申请人还不能通过中国商标局办理马德里申请。台湾地区申请人如在中国商标局有已经注册的商标或已经提交申请、并获得受理通知书的商标,可以通过中国商标局办理马德里申请。

  2.申请人必须先在原属国商标主管机关进行基础注册或基础申请,方可提起马德里商标注册申请。通过马德里国际注册指定进入美国的申请,不需要提供相应的商标使用证据。而如果采用直接向USPTO递交申请的方式,则无需先在国内申请或注册相同商标,但必须在递交商标申请的同时或通过初审后递交使用证据。    

  相比较于单一国家注册方式而言,亚马逊美国站的电商使用马德里商标国际注册指定美国的方式在申请至注册阶段可避开使用证据的递交,且官方下发单独的注册证书,因而仍有较多对美国市场有商标注册需求,但短期内无法提供使用证据的申请人选择该途径。同时,需要注意的是,用马德里商标国际注册指定美国的方式进行亚马逊美国站的品牌备案时,需使用马德里指定成员国的单独注册号,而非马德里国际注册号。


  三、后续维护事宜

  注册美国商标,仅仅是布局亚马逊美国站市场的第一步,如果要长久的保护自己的商标权利,则应注意商标的后期维护,并通过 TSDR 密切关注商标状态。商标后期维护主要包括定期提交使用证据、提交宣誓书和续展。

  (一)提交使用证据

  美国商标法规定,在商标注册成功之日起在第5至6年间,以及注册后的每个10年均应向USPTO提交使用证据。否则,USPTO有权要求逾期者缴纳罚金或撤销未投入使用的注册商标。

  (二)提交宣誓书

  美国商标法第8条规定,商标注册后第5年和第6年间,商标注册人必须向USPTO提交经其签署的宣誓书,宣誓在商标注册后5年内已将注册商标使用在所核定的所有商标和服务上。

  (三)商标续展

  美国商标续展与国内一样,10年续展一次,续展后的有效期也是10年。提交续展的时间是注册期满前半年至注册期满后6个月(宽展期)内,如果在注册期满后的6个月宽展期内提出续展的,应支付罚金。


  四、特别注意事项

  (一)关于申请基础的确定

  如前所述,亚马逊美国站电商在向USPTO提交商标注册申请时,必须先确定商标的申请基础(包括已使用、或意向使用、或基于国内注册基础、或基于优先权申请)。本部分主要论述基于已使用的申请基础进行商标注册申请时,亚马逊品牌备案规则与美国商标法之间的规则冲突下企业的应对措施。

  在中国电商进入亚马逊美国站进行产品销售前或者销售初期,须做好品牌备案才能进行品牌打造、品牌分析以及品牌保护工作,否则将面临各式各样的投诉或侵权风险,甚至导致店铺关停的严重后果,进行品牌备案的前提是进行美国商标申请并拥有TM标或R标。而在中国电商进行美国商标申请时,若采取已使用的申请基础,则要求提供在美国本土的在先使用证据,但对于大部分计划通过跨境电商平台开拓美国市场的中国电商而言,亚马逊平台是其第一个在美国进行销售的渠道。因此,在亚马逊品牌备案规则与美国商标法之间的规则冲突之下,部分电商选择规避美国商标法的相关规定,使用虚假的使用证据来申请商标,以便进行亚马逊品牌备案,这将存在商标被驳回或被撤销的极大风险。

  因此,在未有真实有效的美国本土在先使用证据之前,为进行亚马逊品牌备案,电商可考虑通过意向使用的申请基础以申请注册美国商标,并在申请递交后的6个月内将商标投入使用,并递交商标使用声明(statement of use)。虽然采取此方式也会相应地增加相关程序和费用,但相较于以提供虚假证据所带来的必然的不稳定风险,建议电商始终将申请流程的合法合规化放于首位。

  (二)关于申请注册的商品/服务的确定

  不同于我国的商标申请和审查制度,美国商标申请以使用在先为原则,同时其审查也并非以群组为单位来审核,所申请注册的每一个项目/服务项目均需要申请人提供使用证据。因此,申请注册的项目越多则意味着申请人提供使用证据的负担也会越重,某个商品/服务项目的使用证据出现问题可能连带整个商标受影响,甚至可能导致整个商标作废的严重后果。部分电商为“贪多”而增加一些不相关的商品/服务项目的商标注册的做法,反而会增加不必要的注册风险。

  因此,建议亚马逊电商按实际需求进行美国商标申请注册,申请递交前须确认所申请注册的商品/服务项目是否已实际使用或有意向使用,以按需申请为原则,在什么商品/服务上使用就申请注册什么商品/服务项目,不盲目增加注册项目。

  (三)关于最早使用时间的填写

  在申请注册美国商标时,提供使用证据阶段必须如实填写商标的最早使用时间。若后续涉及商标异议或无效等案件,或者在争议中涉及该时间,能否提供切实的时间证据将是关系到该商标是否会被撤销的关键因素。

  (四)关于使用证据的重要性

  目前,未能如实提交“使用证据”已成为中国电商涉嫌美国商标申请材料造假的主要理由之一,USPTO对商标使用证据的审查越来越严格,过往一些申请人采用PS等方式伪造使用证据的方式已无法规避USPTO严格的审查要求。

  在美国商标审查过程中,当审查员认为使用证据不足或有问题时,就会下达商标审查意见(office action),要求申请人提交新的使用证据。即使是在商标获准注册之后,针对商标未实际使用的撤销问题,根据2021年12月18日USPTO在其官网公布的《关于2020年美国商标现代化法案实施条例的修订规定》,也增设了单方面的消除程序和单方重审程序,同时将“未使用”列入在美国商标审理和上诉委员会(TTAB)申请撤销的理由,该新法将对提交虚假使用证据的商标申请产生影响。

  因此申请人应确保证据合法合规,并固定相关使用证据,确保拟提交的商标必须是实际使用或意向使用的商标,而不能基于省钱、求快等目的制造虚假的使用证据,否则将构成虚假申请,增加商标的驳回或撤销风险。

  (五)关于商标注册申请方式的选择

  对于在美国市场有商标注册需求但短期内无法提供有效使用证据的部分亚马逊美国站电商,可考虑基于国内有效商标申请或注册,通过马德里商标国际注册指定美国的方式进行美国商标申请。

  美国商标申请对商标使用证据的要求十分严格,通过单一国家注册方式,除非能提供申请人本国的商标注册证作为基础(基于他国的商标注册还需递交商业声明),否则必须递交真实的使用证据才能最终获权。但通过马德里指定美国的方式,则可在美国注册日期起长达5-6年的时间提供有效使用证据,同时相应的申请成本也会增加,亚马逊电商可根据自身实际需求进行权衡考虑。

  (六)关于代理机构的选择

  申请人应委托合法经营的商标代理机构进行申请递交,或者直接委托美国律师进行递交。专业的代理机构或美国律师将最大程度地对申请全流程进行把关,并减少后续面对商标撤销程序和商标重审程序的相关风险。

  在甄选代理机构时切忌盲目追求低价,宣传低价注册的代理机构不仅难以保障服务质量,更可能因各种不合规而引起美国商标被驳回或撤销的风险,如涉及使用虚假签名、虚假注册地址、滥用USPTO账户等。